Curtea Supremă a Statelor Unite optează pentru epuizarea internațională a drepturilor de brevet

În Impression Product, Inc. v. Lexmark International, Inc. a redat 30 mai 2017 [1], Curtea Supremă a Statelor Unite a trebuit să decidă mai multe întrebări, printre care problema dacă vânzarea unui produs în afara Statelor Unite permisă de titularul brevetului, a epuizat toate drepturile referitoare la la acel brevet al produsului, similar cu o vânzare care ar fi avut loc în Statele Unite.

curtea

Principiul epuizării drepturilor de proprietate intelectuală.

Drepturile de proprietate intelectuală, precum drepturile de autor, legea brevetelor sau legea mărcilor, acordă proprietarilor lor, cu titlu temporar, un drept exclusiv de exploatare pe un anumit teritoriu. Acest drept exclusiv permite titularului să interzică anumite acte de la terți. Actele interzise includ, în general, realizarea, oferirea, introducerea pe piață, utilizarea, importul sau deținerea de obiecte care încorporează creația protejată de drepturile de autor, invenția brevetată sau marca pe acest teritoriu.

Astfel, titularul drepturilor de proprietate intelectuală are puterea de a împiedica sau stabili condițiile pentru comercializarea unui produs supus acestor drepturi pe un anumit teritoriu. Prin urmare, drepturile de proprietate intelectuală pot intra în conflict cu principiile liberei circulații a mărfurilor și libertății comerțului.

Așa-numitul principiu de „epuizare” a drepturilor de proprietate intelectuală își propune să stabilească un echilibru echitabil între respectarea drepturilor de proprietate intelectuală, ceea ce duce la
acorda monopoluri teritoriale și respectarea dreptului concurenței, care necesită o fluiditate a comerțului.

În aplicarea acestui principiu, vânzarea, de către sau cu consimțământul titularului unui drept de proprietate intelectuală, a unui obiect supus acestui drept de proprietate intelectuală are ca efect „epuizarea” dreptului titularului asupra acestui obiect. Titularul nu mai poate invoca dreptul său de proprietate intelectuală de a se opune revânzării sau utilizării ulterioare a aceluiași obiect. Această epuizare reprezintă, prin urmare, un compromis între drepturile titularului, prin controlul său asupra introducerii pe piață a unui obiect și libera concurență, prin stingerea dreptului titularului cu privire la acest obiect după această punere pe piață.

Brevetul care creează un drept de natură teritorial, deoarece limitat la domeniul de aplicare a legii care reglementează acest brevet, majoritatea legislațiilor au prevăzut dispoziții privind epuizarea dreptului de brevet limitat teritorial, în general național sau în cazul „Uniunii Europene cu o teritorialitate extinsă la Spațiul Economic European (SEE). Astfel, proprietarul unui brevet își epuizează dreptul asupra unei anumite copii a unui produs, numai pe teritoriul în care această copie a fost comercializată cu acordul proprietarului.

În Franța, acest principiu este consacrat în articolul L613-6 din Codul proprietății intelectuale (IPC), care prevede epuizarea drepturilor de brevet prin introducerea pe piață în SEE: „Drepturile conferite de brevet nu se extind asupra actelor referitoare la produsul acoperit de acest brevet, efectuate pe teritoriul francez, după ce acest produs a fost comercializat în Franța sau pe teritoriul unui stat parte la acordul privind Spațiul Economic European de către titularul brevetului sau cu acordul său expres. "

Pe de altă parte, dacă comercializarea a avut loc într-o țară terță, adică în afara SEE, dreptul de brevet nu este epuizat, iar titularul brevetului își păstrează dreptul de a interzice reintroducerea acestei copii pe teritoriul acoperit de brevet [2] .

Epuizarea drepturilor de brevet în Statele Unite înainte de Impression Product, Inc. v. Lexmark International, Inc.

În Statele Unite, legea scrisă (legea statutară) nu conține nicio dispoziție care reglementează epuizarea dreptului de brevet, cu atât mai puțin teritorialitatea acestuia. Prin urmare, aplicarea acestui principiu în Statele Unite este preluată din drept comun, adică se bazează pe jurisprudență.

Înainte de decizie Impression Product, Inc. v. Lexmark International, Inc., Curtea Supremă nu s-a pronunțat niciodată cu privire la problema epuizării internaționale a drepturilor de brevet în urma unei vânzări făcute cu acordul proprietarului. Curtea Supremă se pronunțase deja cu privire la aplicarea epuizării legii, fără însă a pune sub semnul întrebării teritorialitatea acesteia. Deci, în decizia sa Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc. (2008) [3], Curtea Supremă a declarat: „vânzarea inițială autorizată a unui articol brevetat încetează toate drepturile de brevet asupra acelui articol”. Această poziție a fost reafirmată în decizie Bowman v. Monsanto co. (2003) [4] .

Pe de altă parte, Curtea de Apel pentru Circuitul Federal (CAFC) (un organ inferior Curții Supreme și cu jurisdicție exclusivă pentru toate litigiile privind brevetele) a avut ocazia să afirme absența epuizării internaționale a legii. În special, în decizia sa Jazz Photo v. ITC [5], CAFC a stabilit că vânzarea în afara Statelor Unite nu a epuizat drepturile titularului unui brevet american: Drepturile de brevet din Statele Unite nu sunt epuizate de produsele de proveniență străină. Pentru a invoca protecția doctrinei primei vânzări, prima vânzare autorizată trebuie să fi avut loc sub brevetul Statelor Unite. Vezi Boesch v. Graff, 133 S.U.A. 697, 701-703 (1890) (o achiziție legală în străinătate nu elimină necesitatea unei licențe din brevetul SUA înainte de importul și vânzarea în Statele Unite).